Si tienes un negocio, utilizas una marca, pero aún no la registras, y aún no has tenido algún acercamiento con especialistas en la materia; o bien, no sabes cual es la autoridad que concede o niega lo registros en México, te cuento que se trata del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
Si tampoco has leído la Ley de la Propiedad Industrial o no has escuchado hablar de ella, es probable que algunos puntos de los que platiquemos no te resulten familiares y no logres entenderlos fácilmente, ya que trataremos varios cambios en las disposiciones relativas a ésta área.
Sin embargo, que no conozcas sobre ello, no significa que no te genere interés, pues el tema es muy atractivo y relevante.
En caso de que después de leer este artículo decidas echarle un ojo a la Ley y sus reformas, y si no las logras entender con claridad, ponte en contacto con nosotros y con gusto te ayudamos.
Éste artículo te será muy útil si ya has registrado marcas, tienes constantemente innovaciones en productos o servicios, conoces los procedimientos, pero desconocías los cambios que recientemente (10 de agosto de 2018), entraron en vigor, por reformas a la Ley de la Propiedad Industrial, sus procedimientos y tarifas.
La mayoría de ellas, más que llevarse a cabo como un símbolo de modernización, tienen la intención de cuadrar y cumplimentar lineamientos normativos de esta materia a nivel internacional.
Aunque los cambios se hicieron en toda el área de Propiedad Industrial y existen reformas importantes en relación con los diseños industriales y modelos de utilidad; en éste artículo nos enfocaremos principalmente en los cambios relacionados exclusivamente con las MARCAS que es el tema que nos ocupa.
Éstos que enlistamos son los más importantes:
La ley anterior, en el artículo 87, establecía que sólo podían hacer uso de marcas Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios.
Al respecto, la nueva ley aclara que cualquier persona, física o moral, podrá hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten.
Es decir, amplía las posibilidades de quecualquiera pueda hacer uso de una marca, generalizándolo a todas las personas, sin necesidad de que tengan que encuadrar en el concepto de industrial, comerciante o prestador de servicios.
Ambas versiones son claras indicando que el derecho al uso exclusivo de una marca, sólo se obtiene mediante su registro en el Instituto (IMPI), lo cual, debes saber, que es sumamente importante.
El artículo 88.- Definía a la marca como “todo signo visibleque distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”.
La reforma a éste artículo define a la marca ahora como: “Todo signo perceptible por los sentidos y susceptible de representarse de manera que permita determinar el objeto claro y preciso de la protección, que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado”
Hay que subrayar que, en la ley anterior, sólo se consideraban como marcas los signos visibles, pero con las nuevas reformas, se incluyen también marcas que no se ven, pero que pueden percibirse como las auditivas yolfativas, consideradas por su naturaleza como “no tradicionales”; así como las marcas holográficas y de imagen comercial, en tanto que todas ellas, hacen posible que el público consumidor al cual se dirigen, pueda identificarlas y distinguirlas del resto de marcas existentes en el mercado.
El artículo 89 indica lo que puede ser considerado como marca y por lo tanto registrable, entre las novedades en este rubro, podemos encontrar:
- Las letras, números, elementos figurativos y combinaciones de colores, así como los signos holográficos (siempre que sean lo suficientemente distintivos).
- Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales (Es decir, los nombres de empresa, ej: INDUSTRIAS PATITO, S.A de C.V)
- El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado.
- Como ya habíamos mencionado, las marcas llamadas “no tradicionales” como los olores y los sonidos.
- La imagen comercial de la marca, que se define como: “La pluralidad de elementos operativos; elementos de imagen, incluidos, entre otros, el tamaño, diseño, color, disposición de la forma, etiqueta, empaque, la decoración o cualquier otro que, al combinarse, distingan productos o servicios en el mercado”, y la combinación de cualquiera de éstos signos”
Este último supone un gran avance en materia de protección, puesto que es muy común que en el mercado se imiten colores, combinación de elementos y el orden en que se disponen en los empaques o en los propios comercios, porque se trata de fórmulas probadas que han funcionado para otros, quienes han invertido en estudios de mercado, estrategias de marketing y posicionamiento y que han innovado hasta llegar al método más atractivo para atraer y conservar clientes.
En este sentido, esta nueva figura de protección es la que se conoce como “trade dress”, se trata, por llamarlo de alguna manera, de todos los elementos que “visten” tu producto o servicio, la forma en que los presentas al público, su apariencia, por ello, que nadie más pueda reproducirlo o imitarlo, cuando tu fórmula está funcionando para atraer clientes, resulta muy positivo.
PROHIBICIONES:
En lo relativo a las prohibiciones para conceder el registro de marcas, también tenemos algunas novedades, mismas que se señalan en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.
Algunas prohibiciones que mencionaré ya estaban contempladas, pero es importante repasar:
- las que sean descriptivas o indicativas del producto o servicio;
- las que sean nombres técnicos o de uso común;
- las letras, números o colores aislados;
- las traducciones, transliteraciones o, variaciones ortográficas caprichosas de una palabra no registrable;
- la existencia de marcas idénticas o semejantes en grado de confusión a otra ya registrada;
- las denominaciones geográficas, indicaciones geográficas, denominaciones de origen, así como los gentilicios que puedan inducir a error en cuanto a su procedencia,
- las que sean contrarias a las buenas costumbres
y se introduce la prohibición cuando existe mala fe.
La mala fe se define, y dice el IMPI, “entre otros casos” (sin saber a ciencia cierta cuales), cuando el registro se solicite de manera contraria a los buenos usos, costumbres y prácticas en el sistema de propiedad industrial, el comercio, o la industria; o que se pretenda obtener un beneficio o ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular“.
También se prohíbe el uso de aquellos signos que se acompañen de expresiones tales como: “género”, “tipo”, “manera”, “imitación”, “producido en”, “con fabricación en” u otras similares que creen confusión en el consumidor o impliquen competencia desleal;
Otros temas importantes que se introducen:
- Podrán ser concedidas algunas marcas, independientemente de ser descriptivas o indicativas, si por el tiempo de uso y derivado del mismo, logran adquirir un carácter distintivo, esto es lo que se conoce mundialmente como “secondary meaning”.
- Las marcas semejantes en grado de confusión (que no sean idénticas) a otra previamente registrada o solicitada; podrán ser otorgadas siempre y cuando presenten consentimiento de su titular. (En la ley anterior no se aceptaba ésta posibilidad).
- MARCAS DE CERTIFICACIÓN, las cuales se entienden como aquellas que distinguen productos y servicios cuyas cualidades u otras características ya han sido certificadas por su titular, tales como: componentes; condiciones de elaboración de productos o prestación de servicios; calidad o procesos y origen geográfico.
- INDICACIONES GEOGRÁFICAS:
En la ley anterior, ya se contemplaba la figura de Denominaciones de Origen; sin embargo, con las reformas, ahora se incluye el concepto de INDICACIONES GEOGRÁFICAS, la diferencia; es que las primeras se refieren a productos que se dan a partir de las cualidades geográficas y naturales de una determinada región, así como al factor humano que interviene, por su parte, una indicación geográfica es un signo utilizado para productos que tienen un origen geográfico concreto y cuyas cualidades, reputación y características se deben esencialmente a su lugar de origen, la ley da mayor flexibilidad para quienes desean proteger un producto bajo ésta figura.
DATO IMPORTANTE:
El artículo 128 establece que cada 3 años habrá que declarar el uso de la marca,acompañándose del pago de la tarifa respectiva, y se debe presentar durante los tres meses posteriores, contados a partir de que se cumpla el tercer año de haberse otorgado el registro. Si el titular no declara el uso, el registro caducará de pleno derecho, ojo aquí, pues sería un problema perder el derecho por un descuido de esta naturaleza.
PROCEDIMIENTO
En cuanto al llenado de solicitudes para el registro de marca, algunos de los cambios notables son:
Ya no existe un apartado para indicar leyendas y figuras no reservables; ahora deben de indicarse los elementos sobre los cuales no se solicita protección. (Se debe señalar todo aquello que forme parte del conjunto total de la marca, que esté incluido junto con el diseño, pero no sea parte de la denominación, o sea el nombre).
Los productos o servicios que pretendan protegerse deben de especificarse de forma muy concreta, ya no se permite la redacción utilizando el head class o encabezado de clase, es decir, ya no se permite indicar la clase de forma general, como antes podía hacerse.
Tendrás que basarte en los productos y servicios que se indican en el Clasificador de Niza https://clasniza.impi.gob.mx/ (al momento del llenado de solicitud tendrás la oportunidad de seleccionar productos y servicios de la lista correspondiente a la clase).
Por ejemplo, antes podías redactar la protección de tus productos en la clase 25 señalando: ropa, calzado y sombrerería, aunque en realidad tu marca sólo se utilizara para proteger ropa. Con los cambios, de las reformas, si el producto que protege la marca, es ropa, deberás describirlo precisando los artículos que ofreces y abstenerte de señalar todo aquello que en realidad no ofreces.
TARIFAS
Las tarifas por solicitudes de registro, tuvieron algunos cambios, sin embargo, las que se elevaron considerablemente fueron las tarifas para los avisos comerciales (slogans) y nombres comerciales.
Antes del 10 de agosto de 2018, la tarifa por solicitud de Registro de Marca, costaba con IVA incluido $2,851.04 pesos; la Tarifa por las solicitudes de Avisos Comerciales $772.66 y los Nombres Comerciales $678.08.
Ahora la tarifa única es de $3,126.41 por cualquiera de las solicitudes mencionadas anteriormente.
El IMPI otorga un descuento de 10% para las presentaciones de marca que se hagan en línea; así como a las de olor, sonido, signos holográficos e imagen comercial. Por lo tanto, éstas tienen un costo de $2,813.77.
Las presentaciones físicas que se hagan de marca. Aviso comercial, nombre comercial, marca de certificación y marca colectiva, no tendrán descuento y su costo será de $3,126.41 pesos.
Finalmente, y no menos importante, una de las cosas que más han llamado la atención por las implicaciones que tiene tanto para quienes nos dedicamos a la materia, como a los particulares y usuarios que no están familiarizados con el sistema, es la forma en que se realizarán las notificaciones.
Desde la entrada en vigor de la reforma, cualquier comunicación que se emita por parte de la autoridad, será publicada en la gaceta de la propiedad industrial, por lo que para conocer el resultado de un trámite, habrá que estar revisando constantemente las gacetas, pues si tuviera que darse alguna respuesta a la autoridad, los plazos correrán a partir del día siguiente a su publicación, así que ojo y que no se te pase.
