Este enunciado, mitad afirmación y mitad pregunta, es uno de los que más hemos escuchado decir a los dueños de negocios que buscan nuestros servicios.

Por eso vale la pena, dedicar un artículo completo a aclarar este supuesto, en le caso de que creas que te pueda estar sucediendo.

Primero déjame decirte que es muy común que quienes se dediquen a la misma actividad comercial pasen por los mismos procesos creativos.

Por lo tanto, se les ocurran ideas idénticas o muy similares, y en muchos de los casos, creen que definitivamente no existe una marca igual con la que alguien pudiera confundirse, hasta que se llevan la sorpresa.

¿Tienes la seguridad de que alguien roba tu idea en conjunto (nombre y diseño)? 
¿Puedes asegurar que quien la utiliza está sacando ventaja a partir del éxito comercial que has obtenido con tu marca para los mismos productos o servicios?
¿Crees que es imposible que a alguien más se le hubiera ocurrido la misma idea antes que a tí?
¿Crees que tu público o clientes, podrían llegar a confundir la otra marca con la tuya?
¿Cuentas con la exclusividad sobre la marca que utilizas?

Lo  único que legalmente te asegura que cuentas con la exclusividad sobre una marca, es el registro otorgado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial). 

¿Porqué tantas preguntas?

En este caso, mientras tu marca se encuentre vigente, cuentas con toda la protección de la autoridad y puedes hacer valer tus derechos de solicitar las infracciones administrativas y medidas de sanción aplicables, señaladas en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, como podrían ser multas, clausura, arresto administrativo y el pago de indemnización no menor del 40% de las ganancias obtenidas por la venta del producto o servicio de quien haya comercializado con la marca en tu perjuicio.

Este escenario es el más positivo porque tienes todo el respaldo de la ley siempre y cuando puedas señalar el nombre de la persona o empresa que te está afectando y señalar el domicilio o lugar en donde comercializa sus productos u ofrece sus servicios.

No todos los que utilizan marcas sin registro, actúan con mala intención.

Muchas personas y empresas que llegan a utilizar marcas que no les corresponden, no tienen en absoluto el deseo de pelearse en terrenos mayores.

Puede bastar con presentar una carta de advertencia, haciéndoles saber tu derecho como titular de la marca, y la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra, para que por voluntad propia se desistan de utilizarla.

Esta medida funciona normalmente y con esto puedes ahorrarte un pleito.

Una situación excepcional, sería que tu marca no te esté dando la utilidad que deseas y en este caso, podrías llegar al acuerdo de venderla a un buen precio o conceder licencia de uso, a la parte interesada para obtener regalías.

Lo que no debes hacer; negociar con alguien que desde un principio haya actuado con deshonestidad o mala fe porque las consecuencias son predecibles.

Son casos muy enredados, pero por supuesto que se dan con frecuencia; por algo existe toda un área de procedimientos contenciosos dentro del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) que se dedica a resolver en primera instancia estos asuntos.

Hay ejemplos variados de estos casos:

- Desde el representante artístico que engañó a su cliente y se hizo de la marca

- Un socio de una empresa que puso la marca a su nombre sin consultarlo con los demás

- El trabajador de una compañía que sabía que la marca no estaba registrada y se le hizo fácil ponerla a su nombre.

- Uno de esos vividores que se dedican a investigar las marcas que no están registradas y luego intentan extorsionar; quienes en la práctica las utilizan;

- Un familiar ventajoso que se le ocurrió proteger la marca, sin consultarle a nadie

- Hasta a una empresa o persona que sin tener malas intenciones, solicitó el registro y lo obtuvo sin que existiera nada que pudiera ser un antecedente.

¿Qué se puede hacer?

Primero que nada, debes de aceptar que cometiste un error enorme por no haber registrado en su momento la marca; y esto como consecuencia, te va a causar que entres en un litigio que puede llegar a ser desgastante, así que deberás considerar si realmente el valor de tu marca merece el sacrificio de tiempo y dinero que tendrás que invertir, sin tener una garantía de éxito del 100.

Si utilizas la marca con fecha anterior a la registrada, lo has hecho de buena fe y de forma ininterrumpida, el titular del registro no puede infraccionarte ni ejercer acciones legales en tu contra; y además por ley tienes 5 años para solicitar la anulación de aquel registro.

Si en verdad tienes la disposición de luchar por la marca, tendrás que presentar una solicitud de registro en el IMPI para poder demostrar interés jurídico.

Luego deberás esperar entre 4 y 6 meses a que la autoridad emita un oficio en el que te señale como anterioridad la marca que te causa conflicto.

Una vez recibido el oficio de anterioridad, deberás solicitar al IMPI que deje el trámite en suspenso (pausa), comprobando que has iniciado un juicio de anulación de dicho registro de marca, en el área de procedimientos contenciosos.

Debes saber que para tener posibilidades de ganar, es necesario que tengas pruebas contundentes con fecha que demuestren que utilizas la marca con anterioridad a la marca registrada, como por ejemplo: facturas, notas, publicidad, etc.

Aún reuniendo todo tipo de pruebas, si no tienes el tiempo y el dinero suficiente para resistir a la posibilidad de que el asunto se extienda a otras instancias como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más vale que empieces a considerar otras opciones que puedan resultar más efectivas y menos costosas, como utilizar una nueva marca y empezar con su posicionamiento desde 0, invirtiendo mejor en ella tal vez menos de lo que podrías gastarte en un tormentoso y desgastante juicio, que puede llegar a durar aproximadamente entre 2 y 5 años. 

Si tienes como demostrar que utilizas la marca con anterioridad a la que te afecta, debes solicitar el registro inmediatamente, ya que primero en tiempo, primero en derecho.

La marca que se solicite primero será un obstáculo para otorgar el registro de la que se solicite después.

Obviamente la marca tiene que cumplir con todas las leyes y criterios de la autoridad para ser concedida, por eso debes de asesorarte con un especialista en la materia.

Tienes que estar consciente, de que existe la posibilidad remota, de que el usuario de la marca contraria, utilice la marca con anterioridad e intente anular la tuya una vez concedida, y esto podría derivar en un procedimiento largo y desgastante que ya hemos mencionado.

Así que, si tú conoces los alcances de tu contraparte, y si sospechas que puede convertirse en tu peor pesadilla, siempre tienes la opción de crear y posicionar una nueva y mejor marca.

Recuerda que las ventajas y beneficios de tus productos y servicios, son los ingredientes principales para conseguir y mantener fieles a tus clientes y cuando ya los tienes asegurados posicionar una nueva marca no resulta tan difícil.

Te conviene ir pensando en otras opciones y no pretender invertir más en ella, porque esa marca tiene toda la protección de la ley, y si su titular siente que estás afectando sus derechos, puede con toda legitimidad, iniciar un procedimiento legal en tu contra, que puede tener como implicación las infracciones y sanciones administrativas que contempla la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ya mencionadas en el supuesto número 1.

Lo mejor que podría llegar a pasar si cuentas con un gran capital, es que negocies si está de acuerdo tu contraparte, en venderte la marca, o en otorgarte una licencia de uso para comercializar su marca.

Y si no, más vale buscar una nueva propuesta original y distintiva, antes de vivir con la preocupación constante de que un día pueda surgir un problema, y ahora sí cuando la hayas pensado, primero que nada, busca obtener el registro correspondiente con la ayuda de un abogado profesional con experiencia en la materia.

a) Escoger una propuesta lo suficientemente original y distintiva, dando prioridad principalmente al nombre.

b) Consultar a un especialista en la materia, que pueda ayudarte con el análisis de viabilidad de registro, de acuerdo a sus conocimientos sobre las leyes, los criterios de la autoridad y la experiencia en el sistema de búsquedas de antecedentes de registros marcarios.

c) Una vez teniendo claras las altas posibilidades de conseguir el registro de marca con la denominación deseada, trabajar en el diseño, en caso de que se quiera incluir alguno.

d) Dejar en manos del abogado especialista en la materia, la elaboración y presentación de la solicitud de registro de marca; así como el seguimiento del trámite, para evitar posibles retrasos o negativas de registro por errores de forma o fondo.

e) Una vez que se solicita el registro de marca, y teniendo conocimiento sobre las altas posibilidades de conseguirlo, empezar a trabajar en las estrategias de publicidad y marketing, aunque lo más recomendable es siempre que las inversiones y gastos importantes se lleven a cabo cuando ya se haya conseguido el registro.

Nunca debes permitir, que la marca que utilices pueda en algún momento entrar en conflicto con otra idéntica o similar en grado de confusión.

Entre más distintiva y original sea la tuya; y obviamente que la tengas registrada, las probabilidades de correr riesgos disminuirán considerablemente.

·Son largos y desgastantes

·No tienes la garantía al 100% de ganarlos

·Debes tomar en cuenta que mientras dure el litigio no podrás hacer uso de la marca, y si lo haces será bajo tu riesgo

·Para cuando el litigio se haya resuelto, aunque sea favorablemente, es probable que la marca corra el mismo destino que la mayoría que pasan por un largo pleito: quizá ya no tenga el mismo valor, este fuera de moda (obsoleta), el público ya no la identifique, o no le interese, y sólo habrás perdido inútilmente una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo

·Si no se tienen los recursos para enfrentarlos puede hundirse una empresa, o generarse una crisis con clientes, proveedores o socios

y aunque sea duro decirlo, los sentimentalismos por simple apego son lo menos importante cuando hablamos de negocios.

Siempre existe la opción de desarrollar nuevas estrategias, con otras propuestas de marcas (protegidas desde el principio), con buenas campañas de posicionamiento y marketing.

Son cientos de miles de marcas registradas en todo el país, desde Yucatán a Baja California; y aunque parezca mentira a veces hasta los nombres que uno creyera más raros e impronunciables, a alguien más se le ocurrieron con anterioridad, y ya los tiene ya protegidos.

A veces detrás del surgimiento de esas marcas “casuales”, existe el deseo de aprovecharse del éxito logrado por quienes las han hecho crecer, y otras muchas veces, realmente se trata de una coincidencia de ideas, producto del desconocimiento de la existencia de una marca previamente utilizada, sin que exista de por medio una mala intención.

El asunto debe estudiarse muy bien para saber cómo proceder al respecto.

Por último, solo te recuerdo que Internet hoy en día es un escaparate internacional.

Así que te recomiendo redoblar tu esfuerzo por tratar de ser más original y distintivo aún al crear tu marca, porque si piensas un día abrirte al mercado global, debes evitar que los consumidores puedan confundirte con emprendedores o empresas extranjeras que comercialicen el mismo producto o servicio en el mercado.

También, por supuesto, debes tener protegida la marca en el país para tener derecho a solicitar la solución de una controversia sobre un sitio de dominio.

Así que si un día piensas: ALGUIEN MÁS UTILIZA MI MARCA, ¿QUÉ HAGO?, primero lee este artículo de principio a fin; contesta las preguntas que hacemos al principio y si tu caso encuadra en alguno de los supuestos descritos, piensa bien si lo que te conviene es defender tu derecho, proteger tus ideas, continuar usando la misma marca con las implicaciones que puedan llegarse a presentar, o de plano buscar mejores opciones con nuevas propuestas e ideas.

Texto escrito por: Miguel Arredondo

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