ALGUIEN MÁS UTILIZA MI MARCA, ¿QUE HAGO?


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 Este enunciado, mitad afirmación y mitad pregunta, es uno de los que más les hemos  escuchado decir a los emprendedores o empresas que buscan nuestros servicios, y por eso, vale la pena dedicar un artículo completo a ayudar a aclarar este supuesto, si es que tú también crees que te está sucediendo.

Habría que hacer varias preguntas, antes de sacar conclusiones apresuradas:

Businessman thinking about Decision

 

Lo primero que te preguntaría es: Si la marca que consideras que te está afectando, ¿estás seguro que roba o imita tu idea en cuanto a la combinación de nombre y diseño?; ¿puedes asegurar que quien la utiliza está sacando ventaja a partir del éxito comercial que has obtenido con tu marca para los mismos productos o servicios?, ¿Crees que es imposible que a alguien más se le hubiera ocurrido la misma idea antes que a ti? ¿Crees que tu público o clientes, podrían llegar a confundir la otra marca, con la tuya? Si las respuestas en todos los casos son afirmativas, entonces pasaremos a otra serie de preguntas:

 

¿Cuentas con la exclusividad sobre la marca que utilizas?, es decir ¿tienes la marca registrada a tu nombre? si no es así, no puedes decir que la marca es tuya, y corres el riesgo de que cualquier otro pueda utilizarla o imitarla sin tu consentimiento. Y ya que estamos en este caso, ¿Sabes si aquella marca que consideras que te afecta no está registrada con anterioridad?

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Recuerda que no tiene nada que ver que ya utilices la marca, ni que hayas gastado en publicidad y papelería, ni que cuentes con clientes que la conozcan; ni que tengas un dominio web con el nombre de la marca; o que hayas dado de alta la razón social de tu empresa con ese nombre; lo único que legalmente te asegura que cuentas con la exclusividad sobre una marca, es el registro otorgado por el IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial).

 

¿Por qué tantas preguntas?, porque pueden darse distintos supuestos, y para que me entiendas mejor, te voy a mencionar algunos de ellos:

 

1) Que tengas tu marca registrada y otro intente robarla o imitarla.

registered sign and padlockEn este caso, mientras tu marca se encuentre vigente, cuentas con toda la protección de la autoridad y puedes hacer valer tus derechos de solicitar las infracciones administrativas y medidas de sanción aplicables, señaladas en la Ley de la Propiedad Industrial. Como podrían ser multas, clausura, arresto administrativo y el pago de indemnización no menor del 40% de las ganancias obtenidas por la venta del producto o servicio de quien haya comercializado con la marca en tu perjuicio. Este escenario es el más positivo porque tienes todo el respaldo de la ley siempre y cuando puedas señalar el nombre de la persona o empresa que te está afectando y señalar el domicilio en donde comercializa sus productos u ofrece sus servicios.

No todos los que utilizan marcas sin registro, actúan con mala intención. Muchas personas y empresas que llegan a utilizar  marcas que no les corresponden, no tienen en absoluto el deseo de pelearse en terrenos mayores. Puede bastar con presentarles una carta de advertencia, haciéndoles saber tu derecho como titular de la marca, y la posibilidad de iniciar acciones legales en su contra, para que por voluntad propia se desistan de utilizarla, Esta medida funciona normalmente y con esto puedes ahorrarte un pleito.

Tienes que tener cuidado con las marcas que se utilizan en el mercado de buena fe, con fecha anterior a la que solicitaste el registro de marca, porque la Ley de la Propiedad Industrial, las exceptúa de ser objeto de infracción, y además tienen el derecho durante 3 años de solicitar a la autoridad de anular la tuya.

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 Si tu marca no te esté dando la utilidad que deseas, o consideras que te puede dar más problemas que ventajas y existe alguien muy interesado en adquirirla,  en este caso, podrías llegar al acuerdo de venderla a un buen precio o conceder licencia de uso, a la parte interesada para obtener regalías. Lo que no debes hacer, es  negociar con alguien que desde un principio haya actuado con deshonestidad o mala fe porque las consecuencias son predecibles.

 

2) Que lleves tiempo utilizando una marca sin registro, y alguien más se te adelante a solicitarla.

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Son casos muy enredados, pero por supuesto que se dan con frecuencia; por algo existe toda un área de procedimientos contenciosos dentro del IMPI (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial) que se dedica a resolver en primera instancia estos asuntos.

 

LiarHay ejemplos variados de estos casos: desde el representante artístico que engañó a su cliente y se hizo de la marca; un socio de una empresa que puso la marca a su nombre sin consultarlo con los demás; el trabajador de un compañía que sabía que la marca no estaba registrada y se le hizo fácil ponerla a su nombre; uno de esos vividores que se dedican a investigar las marcas que no están registradas y luego intentan extorsionar a  quienes en la práctica las utilizan; un familiar ventajoso que se le ocurrió proteger la marca, sin consultarle a nadie; hasta a una empresa o persona que sin tener malas intenciones, solicitó el registro y lo obtuvo sin que existiera nada que pudiera ser un antecedente.

Como dijimos anteriormente, la Ley de la Propiedad Industrial, es clara y hace una excepción, en los casos de los  quienes utilizazan una marca de buena fe con fecha anterior a la que esté registrada.

Artículo 92.- El registro de una marca no producirá efecto alguno contra:

I.- Un tercero que de buena fe explotaba en territorio nacional la misma marca u otra semejante en grado de confusión, para los mismos o similares productos o servicios, siempre y cuando el tercero hubiese empezado a usar la marca, de manera ininterrumpida, antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro o del primer uso declarado en ésta. El tercero tendrá derecho a solicitar el registro de la marca, dentro de los tres años siguientes al día en que fue publicado el registro, en cuyo caso deberá tramitar y obtener previamente la declaración de nulidad de éste, y…

 

¿Qué se puede hacer?

bartPrimero que nada, debes de aceptar que cometiste un error enorme por no haber registrado en su momento la marca; y esto como consecuencia, te va a causar que entres en un litigio que puede llegar a ser desgastante, así que deberás considerar si realmente el valor de tu marca merece el sacrificio de tiempo y dinero que tendrás que invertir, sin tener una garantía de éxito del 100%.

Si en verdad tienes la disposición de luchar por la marca, tendrás que solicitar su registro en el IMPI,  para poder demostrar interés jurídico. Luego deberás esperar entre 4 y 6 meses a que la autoridad emita un oficio en el que te señale como anterioridad la marca que te causa conflicto.

Una vez recibido el oficio de anterioridad, deberás solicitar al IMPI que deje el trámite en suspenso (pausa), comprobando que has iniciado un juicio de anulación de dicho registro de marca, en el área de procedimientos contenciosos.

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Debes saber que para tener posibilidades de ganar, es necesario que tengas pruebas contundentes que demuestren que utilizas la marca con anterioridad a la marca registrada, como por ejemplo: facturas, notas, publicidad, etc. Aun reuniendo todo tipo de pruebas, si no tienes el tiempo y el dinero suficiente para resistir a la posibilidad de  que el asunto se extienda a otras instancias como el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, o incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más vale que empieces a considerar otras opciones que puedan resultar más efectivas y menos costosas, como utilizar una nueva marca y empezar con su posicionamiento desde 0, invirtiendo mejor en ella tal vez menos de lo que podrías gastarte en un tormentoso y desgastante juicio, que puede llegar a durar aproximadamente entre 2 y 5 años.

Recuerda que sólo tienes 3 años para solicitar la nulidad.

Si no solicitas la anulación de ese registro a tiempo, el titular de la marca registrada conservará su derecho de exclusividad sobre la marca, y aunque efectivamente no podrá solicitar que te infraccionen, ambos tendran que coexisitir incómodamente en el mercado, con el riesgo de que su público consumidor los confunda constantemente.

 

3)Que no esté registrada ninguna de las dos marcas.

auf der Überholspur grünSi tienes como demostrar que utilizas la marca con anterioridad a la que te afecta, debes solicitar el registro inmediatamente, ya que primero en tiempo, primero en derecho. La marca que se solicite primero será un obstáculo para otorgar el registro de la que se solicite después. Obviamente la marca tiene que cumplir con todas las leyes y criterios de la autoridad para ser concedida, (por ejemplo que no se encuentre en el supuesto mencionado anteriormente que contempla el artículo 92 de la Ley de la Propiedad Industrial) por eso debes de asesorarte con un especialista en la materia (si este es tu caso, nosotros podemos ayudarte, haz click aquí, para ponerte en contacto). Tienes que estar consciente, de que existe la posibilidad remota, de que el usuario de la marca contraria, utilice la marca con anterioridad e intente anular la tuya una vez concedida, y esto podría derivar en un procedimiento largo y desgastante como el que describimos en el párrafo a anterior; así que si tú conoces los alcances de tu contraparte, y si sospechas que puede convertirse en tu peor pesadilla, siempre tienes la opción de crear y posicionar una nueva y mejor marca. Recuerda que las ventajas y beneficios de tus productos y servicios, son los ingredientes principales para conseguir y mantener fieles a tus clientes y cuando ya los tienes asegurados posicionar una nueva marca no resulta tan dificil.

 

4) Que la otra marca, se encuentre registrada y además su titular pueda comprobar que la utiliza desde antes que tú.

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Te conviene ir pensando en otras opciones y no pretender invertir más en ella, porque esa marca tiene toda la protección de la ley, y si su titular siente que estás afectando sus derechos, puede con toda legitimidad, iniciar un procedimiento legal en tu contra, que puede tener como implicación las infracciones y sanciones administrativas que contempla la Ley de la Propiedad Industrial, ya mencionadas en el supuesto número 1. Lo mejor que podría llegar a pasar si cuentas con un gran capital, es que negocies si está de acuerdo tu contraparte, en venderte la marca, o en otorgarte  una licencia de uso para comercializar su marca. Y si no mas vale buscar una nueva propuesta original y distintiva, antes de vivir con la preocupación constante de que un día pueda surgir un problema, y ahora sí cuasndo la hayas pensado, primero que nada, busca obtener el registro correspondiente con la ayuda de un abogado profesional con experiencia en la materia. (Nosotros podemos ayudarte, ponte en contacto haciendo click aquí).

 

Por eso, en todos nuestros artículos insistimos en que la mejor forma de evitar cualquier tipo de problema a futuro con una marca, si estás iniciando es:

a) Escoger una propuesta lo suficientemente original y distintiva, dando prioridad principalmente al nombre.

b) Consultar a un especialista en la materia, que pueda ayudarte con el análisis de viabilidad de registro, de acuerdo a sus conocimientos sobre las leyes, los criterios de la autoridad y la experiencia en el sistema de búsquedas de antecedentes de registros marcarios.

c) Una vez teniendo claras las altas posibilidades de conseguir el registro de marca con la denominación deseada, trabajar en el diseño, en caso de que se quiera incluir alguno.

d) Dejar en manos del abogado especialista en la materia, la elaboración y presentación de la solicitud de registro de marca; así como el seguimiento del trámite, para evitar posibles retrasos o negativas de registro por errores de forma o fondo.

e) Una vez que se solicita el registro de marca, y teniendo conocimiento sobre las altas posibilidades de conseguirlo, empezar a trabajar en las estrategias de publicidad y marketing. Aunque lo más recomendable es siempre que las inversiones y gastos importantes se lleven a cabo cuando ya se haya conseguido el registro.

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Nunca debes permitir, que la marca que utilices pueda en algún momento entrar en conflicto con otra idéntica o similar en grado de confusión. Entre más distintiva y original sea la tuya; y obviamente que la tengas registrada, las probabilidades de correr riesgos disminuirán considerablemente.

 

 

Como puedes darte cuenta, los procedimientos contenciosos:

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  • Son largos y desgastantes.
  • No tienes la garantía al 100% de ganarlos.
  • Debes tomar en cuenta que mientras dure el litigio no podrás hacer uso de la marca, y si lo haces será bajo tu riesgo.
  • Para cuando el litigio se haya resuelto, aunque sea favorablemente, es probable que la marca corra el mismo destino que la mayoría que pasan por un largo pleito: quizá ya no tenga el mismo valor, este fuera de moda (obsoleta), el público ya no la identifique,o no le interese, y sólo habrás perdido inútilmente una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo.
  • Si no se tienen los recursos para enfrentarlos puede hundirse una empresa, o generarse una crisis con clientes, proveedores o socios.

pesosSolamente vale la pena pelear por la marca cuando sus utilidades representan ingresos muy importantes para tu empresa, y aunque sea duro decirlo, los sentimentalismos por simple apego son lo menos importante cuando hablamos de negocios. Siempre existe la opción de desarrollar nuevas estrategias, con otras propuestas de marcas (protegidas desde el principio), con buenas campañas de posicionamiento y marketing.

 

Son cientos de miles de marcas registradas en todo el país, desde Yucatán a Baja California; y aunque parezca mentira a veces hasta los nombres que uno creyera más raros e impronunciables, a alguien más se le ocurrieron con anterioridad, y ya los tiene ya protegidos.

Magnifying glass over the yellow folders. 3d illustrationA veces detrás del surgimiento de esas marcas “casuales”, existe el deseo de aprovecharse del éxito logrado por quienes las han hecho crecer, y otras muchas veces, realmente se trata de una coincidencia de ideas, producto del desconocimiento de la existencia de una marca previamente utilizada, sin que exista de por medio una mala intención. El asunto debe estudiarse muy bien para saber como proceder al respecto.

 

internetPor último, solo te recuerdo que internet hoy en día es un escaparate internacional, así que te recomiendo redoblar tu esfuerzo por tratar de ser más original y disintivo aún al crear tu marca, porque si piensas un día abrirte al  mercado global, debes evitar que los consumidores puedan confundirte con emprendedores o empresas extranjeras  que comercialicen el mismo producto o servicio en el mercado. También, por supuesto,  debes tener protegida la marca en el país para tener derecho a solicitar la solución de una  controversia sobre un  sitio de dominio, de lo cual hablaremos en una siguiente publicación.

 

Así que si un día piensas: ALGUIEN MÁS UTILIZA MI MARCA, ¿QUÉ HAGO? primero lee este artículo de principio a fin; contesta las preguntas que hacemos al principio y si tu caso encuadra en alguno de los supuestos descritos, piensa bien si lo que te conviene es defender tu derecho, proteger tus ideas, continuar usando la misma marca con las implicaciones que puedan llegarse a presentar, o de plano buscar mejores opciones con nuevas propuestas e ideas.

Texto escrito por: Miguel Arredondo

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